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浅谈自由实施调查的专利检索

 现在越来越多的企业都已经意识到知识产权在商业竞争中占据了非常重要的地位,为了避免处于不利地位或者保持领先地位,企业在知识产权方面的投入也日渐增多
  现在越来越多的企业都已经意识到知识产权在商业竞争中占据了非常重要的地位,为了避免处于不利地位或者保持领先地位,企业在知识产权方面的投入也日渐增多,特别是在专利方面,一方面积极扩大专利布署,一方面也在排查其他公司或者个人布署的专利,针对对自身构成威胁的专利或者专利申请,提前对产品进行规避设计,或者通过各种方法阻止其获得专利保护,以便可以自由制造、销售或进口。
  由于专利排查同时涉及到技术和法律层面,大多数企业虽然对自身技术或者行业技术很了解,但对于专利方面的法律规定,特别是其他国家或地区的法律规定不甚了解,因此,通常会委托当地的公司进行自由实施(FREE TO OPERATE,下称FTO)调查。为使得FTO调查的结果更全面准确,笔者在FTO调查实务中总结了一些减少重要专利漏检的专利检索心得,供读者参考。
  在笔者接触的实务中,企业在提出FTO调查时,通常主要是针对新生产基地或者新市场进行调查。此时,企业基本上对新生产基地或新市场上可能的竞争对手有了一个初步的判断。因此,在进行FTO调查时,被委托进行FTO调查的公司首先需要从委托调查的企业获得相关的产品技术信息以及可能的竞争对手的信息,同时,为了便于沟通,还需要企业提供技术联系人和/或知识产权联系人信息。
  常规步骤
  通常情况下,FTO调查会按照以下步骤进行:
  (1)确定关键词/IPC分类并构造检索式
  在确定关键词/IPC分类之前,需要从相关渠道,例如网络、书籍等获得产品技术的相关知识以及该产品技术领域中的主要公司,甚至进一步了解该产品相关的上下游产业链等信息,以便为判断检索式是否合适提供一个初步的判断依据。
  在确定关键词/IPC分类时,一方面,从企业提供的产品技术信息中提取出关键词,利用核心关键词进行精准的专利检索,获得少量非常相关的专利,分析检索到的专利,从中可以提取关键词、申请人(竞争对手)、IPC分类等信息。另一方面,根据企业提供的竞争对手,结合检索到的申请人,进行专利检索,从检索结果中挑选出非常相关的专利,从中提取关键词、IPC分类等信息。
  基于对产品技术的理解,在对以上的关键词和IPC分类进行分析联想扩展的基础上,构造多个检索式进行检索,分析多个检索式的检索结果,调整检索式,直至找到合适的检索结果,即,明显的噪声相对少的检索结果。这个合适的检索结果应基本上与一开始调查到的信息,即初步的判断依据,相吻合。
  (2)从检索结果中去除明显的噪声
  针对检索结果,根据法律状态,排除掉失效的专利。同时,根据发明名称、摘要、申请人等信息,排除掉明显与调查的产品技术不相关的专利。
  (3)侵权比对
  侵权比对时,除了明显不侵权的专利外,对于不能明确从字面确定是否侵权的专利,需要从说明书的记载、审查历史、无效诉讼决定等,解释权利要求的范围,根据全面覆盖原则、等同原则、禁反言原则、捐献原则等判断原则,逐个特征进行比对,准确判断是否存在侵权可能性。
  通过以上步骤,FTO调查基本上可以得到一个相对准确的结果。但由于FTO调查结果会牵扯企业重大的利益或影响到企业的商业战略,需要更为审慎的对待。因此,在以上调查的过程中,需要通过从其他角度来检验或完善FTO调查,使得FTO调查结果能够更为全面准确。
  完善方法
  根据笔者经验,检验或完善FTO调查结果比较有效的方法有如下几种:
  (1)同族专利调查
  在企业委托进行FTO调查时,企业有时候还会提供在其他国家或地区进行FTO调查时检索到的对其构成威胁的专利,这时,可以通过查询该专利在本次FTO调查的地域是否有同族专利,同族专利是否已经包含在检索结果中,来检验检索式是否合理。如果未包含在检索结果中,则需要结合该同族专利调整检索式,以便覆盖该同族专利。
  (2)申请人调查
  在确定关键词/IPC分类并构造检索式这个步骤中,申请人的信息会作为判断检索式是否合理的一个依据,同样,在完成侵权比对后,还需要对存在侵权风险的专利的申请人进行判断,是否该申请人是第一个步骤中已了解到的,如果不是,则需要进一步对该申请人的专利进行补充检索。
  (3)发明人调查
  众所周知,发明人通常在一个技术领域或者相近的技术领域中进行研发工作,因此,有必要在完成侵权比对后,对存在侵权风险的专利的发明人,进行补充检索,检索出该发明人的相关专利。
  (4)引证专利调查
  专利的引证关系在一定程度上可以体现技术的近似度,如果一件专利(引用专利)在审查过程中被审查员引用另一件专利(被引用专利)来评述其新颖性和创造性,或者一件专利(被引用专利)被审查员引用来评述另一件专利(引用专利)的新颖性和创造性,则引用专利和被引用专利之间通常存在技术的关联性或相似性。在完成侵权比对后,对存在侵权风险的专利进行引用关系分析,找出其引用专利和被引用专利,来对FTO调查结果进行验证或补充,可以使得FTO调查结果更加全面准确。
  通过以上3个步骤以及补充和完善的4个方法,大体上可以做到基本无遗漏的FTO调查。以上提到的步骤和方法,也可以应用到其他技术主题的专利检索中来保证检索结果的全面准确。
  当然,FTO调查最为关键的是要对产品技术和该技术领域(包括技术发展脉络、主要企业、产业链上下游关系等)有全面深入的了解,以及对专利法律知识有深刻把握,才能从技术和法律角度保证检索的全面性和侵权认定的准确性。
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